Markanın İzinsiz Kullanıldığı Fark Edildiğinde: Tecavüz ve İltibas Hâlinde Yollar

Piyasada benzer bir işaretin kullanıldığının, taklit ürünlerin satışa sunulduğunun ya da markanın internette izinsiz kullanıldığının fark edilmesi, marka sahipleri bakımından en sık karşılaşılan sorunlardandır. Bu durumda atılacak adımların sırası önemlidir. Delillerin kaybolmadan tespit edilmesi, tedbir talebinin doğru zamanda ileri sürülmesi ve doğru talep türünün seçilmesi sonucu doğrudan etkiler.

Aşağıda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) çerçevesinde izlenebilecek yollar, gümrük ve ceza boyutu ile birlikte ele alınmaktadır.

Hangi fiiller tecavüz sayılır

SMK'nın 29. maddesi marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri sayar. Bunlar özetle şunlardır:

• Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı kanunun 7. maddesinde belirtilen biçimlerde kullanmak.
• Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
• Markanın taklit edildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde, tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
• Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek ya da bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Kullanma kavramının kapsamı geniştir. SMK'nın 7. maddesinin üçüncü fıkrası, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde yasaklanabilecek davranışları sayar:

İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması. İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi. İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi. İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

Aynı fıkra, işareti kullanan kişinin buna ilişkin bir hakkı ya da meşru bağlantısı bulunmaması şartıyla, işaretin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod ya da anahtar sözcük olarak kullanılmasını, işaretin ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasını ve hukuka uygun olmayan karşılaştırmalı reklamlarda kullanılmasını da kapsar.

İltibas nasıl değerlendirilir

Uyuşmazlıkların çoğu aynı işaretin birebir kopyalanmasından değil, benzer bir işaretin kullanılmasından doğar. Burada belirleyici kavram karıştırılma ihtimalidir. Uygulamada iltibas olarak da anılan bu kavram, ortalama tüketicinin iki işareti birbirine karıştırması ya da işletmeler arasında idari veya ekonomik bir bağlantı bulunduğunu düşünmesi ihtimalini anlatır.

Değerlendirmede şu unsurlar birlikte ele alınır:

• İşaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği. Karşılaştırma parçalara ayrılarak değil, işaretlerin bütünsel izlenimi üzerinden yapılır.
• Mal ve hizmetlerin aynı ya da benzer olup olmadığı. Aynı ihtiyacı gideren, aynı dağıtım kanallarını kullanan, birbirini tamamlayan mal ve hizmetler benzer kabul edilebilir.
• Önceki markanın ayırt edicilik gücü. Tanınmış ya da özgün markalarda koruma alanı genişler; tanımlayıcı unsurları ağır basan markalarda daralır.
• Hitap edilen tüketici kesiminin dikkat düzeyi. Günlük tüketim ürünlerinde dikkat düzeyi düşük, uzmanlık gerektiren ürün ve hizmetlerde yüksek kabul edilir.

İşaretlerin benzer olması tek başına yeterli değildir; benzerliğin karıştırılma ihtimali doğuracak düzeyde olması aranır. Tanınmış markalar bakımından ise mal ve hizmet benzerliği şartı aranmadan koruma sağlanabilir; burada ölçüt, markanın itibarından haksız yarar sağlanması, itibarının zarar görmesi ya da ayırt edici karakterinin zedelenmesidir.

İlk adım: delillerin toplanması ve tespiti

Tecavüz iddiasında en zayıf halka çoğu zaman ispattır. İhlal fark edildiğinde, delillerin kaybolmadan kayıt altına alınması gerekir.

İnternet üzerindeki kullanımlar için ekran görüntüsü tek başına zayıf kalabilir. Bu tür kullanımların noter aracılığıyla tespit ettirilmesi ya da mahkemeden delil tespiti talep edilmesi mümkündür. Fiziki ürünler bakımından numune satın alınması, faturanın saklanması ve ürünün açılmadan muhafaza edilmesi yararlıdır.

Kanun ayrıca zarar hesabına yönelik bir imkân tanır. Hak sahibi, tazminat davası açmadan önce delillerin tespiti ya da açılmış davada zarar miktarının belirlenebilmesi için, markanın kullanılmasıyla ilgili belgelerin tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulmasına karar verilmesini isteyebilir. Bu, karşı tarafın ticari kayıtlarına ulaşmanın usule uygun yoludur.

İhtiyati tedbir

SMK'nın 159. maddesi, dava açma hakkı olan kişilerin verilecek hükmün etkinliğini sağlamak üzere ihtiyati tedbir talep edebileceğini düzenler. Bunun için talep sahibinin, dava konusu kullanımın ülke içinde hakkına tecavüz oluşturacak şekilde gerçekleşmekte olduğunu ya da gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmesi gerekir.

Talep edilebilecek tedbirler arasında şunlar sayılabilir:

• Tecavüz oluşturan fiillerin önlenmesi ve durdurulması.
• Tecavüz edilerek üretilen ya da ithal edilen ürünlere ve bunların üretiminde münhasıran kullanılan araçlara, tecavüze konu olmayan ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman ya da bölge gibi alanlar dâhil bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması.
• Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.

İhtiyati tedbir talebi dava açılmadan önce ya da dava ile birlikte ileri sürülebilir. Kanun'da hüküm bulunmayan hususlarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır; buna göre dava açılmadan önce alınan tedbirde, tedbir kararının uygulanmasından itibaren 2 hafta içinde esas hakkında dava açılmazsa tedbir kendiliğinden kalkar.

Gümrükte durdurma ve el koyma

İthalat ya da ihracat aşamasındaki ürünler bakımından gümrük idaresine başvuru ayrı bir öneme sahiptir; ürünler piyasaya dağılmadan müdahale imkânı verir. Usul, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57. maddesinde düzenlenmiştir.

Hak sahibinin ya da temsilcisinin talebi üzerine, tecavüz eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması gümrük idarelerince gerçekleştirilir. Henüz bir talep bulunmadığı hâlde eşyanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller varsa, hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesi için gümrük idaresi eşyayı 3 iş günü süresince kendiliğinden alıkoyabilir.

Kritik süre bundan sonra işler. Durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren, çabuk bozulabilir eşya için 3 iş günü, diğer eşya için 10 iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı getirilmezse, eşya hakkında beyan sahibinin talep ettiği gümrük rejimine göre işlem yapılır. Haklı bir mazeretin bulunması hâlinde, hak sahibinin talebi üzerine 10 iş gününe kadar ek süre verilebilir.

İki noktanın altını çizmek gerekir. Birincisi, gümrük idaresinin başvuruyu kabul etmiş olması, eşyanın muayene edilmeden bırakılması hâlinde hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. İkincisi, yolcuların kendi kullanımına mahsus kişisel eşya ile ticari mahiyette olmayan ve vergi muafiyeti sınırları içinde kalan hediyelik eşya bu hükümlerin dışındadır.

Hukuk davasında ileri sürülebilecek talepler

SMK'nın 149. maddesi uyarınca marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi mahkemeden şunları isteyebilir:

• Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
• Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
• Tecavüz fiillerinin durdurulması.
• Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
• Tecavüz oluşturan ya da cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz ve makinelere el konulması.
• El konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması. Bu talebin kabulü hâlinde söz konusu malların değeri tazminat miktarından düşülür; değer tazminatı aşarsa aşan kısım hak sahibince karşı tarafa ödenir.
• Tecavüzün devamını önlemek üzere ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi ya da kaçınılmaz ise imhası.
• Haklı bir sebep veya menfaat bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın ilan edilmesi ya da ilgililere tebliğ edilmesi. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra 3 ay içinde talep edilmezse düşer.

Bu taleplerin tümü aynı davada birlikte ileri sürülebilir. Talep türünün baştan doğru belirlenmesi, yargılamanın kapsamını ve delil toplama yöntemini etkiler.

Tazminatın hesabı: seçimlik üç yöntem

SMK'nın 151. maddesi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında hak sahibine seçimlik üç yöntem tanır:

• Tecavüz edenin rekabeti olmasaydı hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir.
• Tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
• Tecavüz edenin, bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli.

Hesaplamada; hakkın ekonomik önemi, tecavüz sırasında hakka ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi ile ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler dikkate alınır. İlk iki yöntemden biri seçilmişse ve mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında markanın belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesabına hakkaniyete uygun bir pay eklenmesine karar verilir. Ayrıca marka kötü biçimde kullanılarak itibarı zarara uğramışsa, itibar tazminatı ayrıca istenebilir. Yerleşik uygulamada seçimlik hakkın davanın başında kullanılması beklendiğinden, yöntem tercihi dava dilekçesi hazırlanmadan önce değerlendirilmelidir.

Zamanaşımı

SMK'nın 157. maddesi, sınai mülkiyet hakkından doğan özel hukuka ilişkin taleplerde Türk Borçlar Kanunu'nun zamanaşımına ilişkin hükümlerinin uygulanacağını söyler. Haksız fiile ilişkin genel kural gereği, tazminat istemi zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Fiil aynı zamanda suç oluşturuyor ve ceza kanunu daha uzun bir zamanaşımı öngörüyorsa, o süre uygulanır.

Süregelen tecavüzlerde zamanaşımının her yeni ihlal fiilî bakımından yeniden işlemeye başladığı kabul edilir. Buna karşılık tecavüzün durdurulması ve önlenmesi istemleri, tecavüz devam ettiği sürece ileri sürülebilir.

Ceza yolu

SMK'nın 30. maddesi marka hakkına tecavüze ilişkin suçları düzenler. Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisiz kaldıran kişi ile yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devir, lisans ya da rehin yoluyla tasarrufta bulunan kişi için ayrı cezalar öngörülmüştür. Suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu suçlar bakımından dört nokta öne çıkar. Birincisi, cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye'de tescilli olması şarttır; tescilsiz işaretler bakımından haksız rekabet hükümleri gündeme gelir. İkincisi, soruşturma ve kovuşturma şikâyete bağlıdır. Şikâyet hakkı, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren işleyen ve Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 6 aylık süreye tabidir; sürenin geçirilmesi ceza yolunu kapatır. Üçüncüsü, taklit malı satışa arz eden ya da satan kişi bu malı nereden temin ettiğini bildirir ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını sağlarsa hakkında cezaya hükmolunmaz. Dördüncüsü, el konulan eşya emanet bürosunda saklanamayacak nitelikteyse, numune alınmasının ardından hızlı imha usulü işletilebilir.

Ceza yargılamasında görevli mahkeme fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir; bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde asliye ceza mahkemesi bu sıfatla görevlidir.

Görevli ve yetkili mahkeme

SMK'nın 156. maddesi bu alandaki bütün davalar bakımından ortak kuralı koyar ve yetkiyi davanın kimin kime karşı açıldığına göre belirler:

• Görev: fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi. Bu mahkemeler kurulmamış yerlerde, belirlenen asliye hukuk ya da asliye ceza mahkemesi bu sıfatla bakar.
• Kurumun kararlarına karşı ve Kurum aleyhine açılacak davalar: münhasıran Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi.
• Hak sahibinin üçüncü kişiler aleyhine açtığı davalar: davacının yerleşim yeri, hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yer ya da bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi. İnternet üzerinden gerçekleşen ihlallerde bu kural davacıya geniş bir seçim imkânı tanır.
• Üçüncü kişilerin hak sahibi aleyhine açtığı davalar: davalının yerleşim yeri mahkemesi. Hükümsüzlük davası bu gruba girer; ayrıntısı markanın hükümsüzlüğü ile iptali konulu yazıda ele alınmıştır.
• Davacının ya da hak sahibinin Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması: sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yer, vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yer mahkemesi.

Markanın internette ve alan adında kullanılması

Bir alan adının başkasına ait markayı içermesi, koşulları varsa tecavüz iddiasına konu olabilir. Bunun yanında alternatif çözüm yolları da mevcuttur. Türkiye'de tahsis edilen alan adları için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvurulabilmesi üç şartın birlikte gerçekleşmesine bağlıdır: uyuşmazlık konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer tanıtıcı işaretlerle aynı ya da benzer olması; alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkının veya bağlantısının bulunmaması; alan adının kötüniyetle tahsis ettirilmiş ya da kullanılıyor olması. Şartlardan birinin eksikliği başvurunun reddine yol açar.

Tecavüz sayılmayan kullanımlar

Her benzer kullanım tecavüz değildir. Kanun üç ayrı sınır çizer.

Birincisi, dürüst kullanım. Marka sahibi, üçüncü kişilerin dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçek kişi adı ya da adresini belirtmesini, mal ve hizmetlerin türü, kalitesi, miktarı, kullanım amacı, değeri veya coğrafi kaynağı gibi niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulmasını ve özellikle aksesuar, yedek parça ya da eşdeğer parça ürünlerinde kullanım amacının belirtilmesi gerektiği hâllerde markanın anılmasını engelleyemez.

İkincisi, hakkın tüketilmesi. Marka korumasına konu ürünler hak sahibi ya da onun izniyle piyasaya sunulduktan sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır. Ancak marka sahibi, bu ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçla kullanılmasını önleyebilir.

Üçüncüsü, dava açılamayacak kişiler. Hak sahibi, tecavüz eden tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran ya da kullanan kişilere karşı hukuk davası açamaz, ceza şikâyetinde bulunamaz.

Buna ek olarak, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip bir hak sahibinin açtığı tecavüz davasında, davalı kendi tescilli markasını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.

Tecavüz iddiasıyla karşılaşan taraf ne yapabilir

Süreç yalnızca hak sahibi açısından değil, kendisine ihtarname gönderilen taraf açısından da değerlendirilmelidir. İncelenmesi gereken başlıklar şunlardır: İhtara dayanak marka gerçekten tescilli midir, koruma süresi devam etmekte midir? Tescilin kapsamı iddia edilen kullanımı gerçekten içermekte midir? Marka 5 yıldan uzun süredir tescilliyse ciddi biçimde kullanılmakta mıdır? Kullanım, dürüst kullanım ya da hakkın tüketilmesi kapsamında mıdır? Kendi kullanımı için daha eski bir hak ileri sürülebilir mi?

Kullanmama savunması burada ayrı bir öneme sahiptir: kullanım ispatına ilişkin hüküm, tecavüz davalarında da def'i olarak ileri sürülebilir ve 5 yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Bu değerlendirme, karşı taraf açısından hükümsüzlük ya da iptal talebi gibi karşı yolların gündeme gelip gelmeyeceğini de belirler. İhtarnameye verilecek cevabın içeriği sonraki aşamalarda delil olarak kullanılabildiğinden, cevabın aceleyle hazırlanmaması önem taşır.

Sık yapılan hatalar

• Delillerin tespit ettirilmeden beklenmesi. İnternetteki içerik kaldırıldığında ya da ürün stoktan çekildiğinde ispat imkânı büyük ölçüde kaybolur.
• Gümrükte alıkonulan eşya için tedbir kararının geç getirilmesi. 10 iş günlük süre kaçırıldığında eşya beyan sahibinin talep ettiği rejime göre serbest bırakılır.
• Dava açılmadan alınan tedbirin ardından 2 haftalık dava süresinin gözden kaçırılması. Bu süre geçtiğinde tedbir kendiliğinden kalkar.
• Şikâyet süresinin beklenmesi. Ceza yolunda 6 aylık süre fiilin ve failin öğrenilmesiyle işlemeye başlar ve geçirilmesi bu yolu tümüyle kapatır.
• Tazminat yönteminin dava sırasında değiştirilmeye çalışılması. Seçimlik hakkın davanın başında kullanılması beklenir.
• Tescilsiz işarete dayanarak ceza yoluna gidilmesi. Cezai koruma yalnızca Türkiye'de tescilli markalar için işler.
• Davanın yanlış yetkili mahkemede açılması. Hak sahibinin açtığı davalar ile hak sahibine karşı açılan davalar farklı yetki kurallarına tabidir.